“沪江”之争，并非单纯商标之争
作者：王任佳
《商标法》保护商标持有人的专用权，但这一保护的目的并非单纯允许商标持有人以垄断商标表达的方式获利，而是为了突出和维护商标背后的商誉价值。现实中，除臆造性商标外，多数注册商标的申请人，都非最早将商标内容用于标识、甚至商业活动的主体，那么这是否意味着在先使用此类标识的主体就可以以在先使用的事实主张商标性权利或其他权利呢？上海市法院在原告上海理工大学诉被告沪江教育（上海）股份有限公司（以下简称沪江公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案[1]中认定：将他人在先使用的文字标识注册为商标并使用、用于企业名称字号，不必然构成侵权。
一、案件基本情况
原告上海理工大学与沪江大学具有一定的历史渊源，多年间其在报纸、校园活动、校友会、内设机构及开办企业的名称中使用“沪江”作为标识，在图书、论坛、校址及有关媒体上使用“沪江”标识并出版了“沪江文化丛书”。
被告沪江公司于2009年成立（原名上海互加文化传播有限公司，后于2016年更名为当前名称），法人为伏某。自2006年起，伏某、沪江公司申请了包括“沪江英语”、“沪江”等包含“沪江”字样的文字商标（第41类），并于公司成立后即在网络在线教育经营活动中使用“沪江”字样。
原告认为：1、“沪江”是上海理工大学前身的名称，且经原告长期、持续、广泛地使用，“沪江”作为商标在教育领域已经具有非常高的知名度，是原告的未注册驰名商标。2、被告明知“沪江”与原告的渊源关系，但仍在经营活动中使用“沪江”及包含“沪江”字样的标识，并在第41类商品服务上注册“沪江”系列商标，侵犯原告未注册驰名商标。3、被告的不正当竞争行为表现如下：（1）、被告在企业名称中将“沪江”作为字号；（2）、被告从2006年至今已申请注册了“hujiang”、“沪江”及相关商标共计67件，该行为是对原告未注册驰名商标的逐步蚕食过程；（3）、被告在其微信公众号、官网上的相关宣传恶意攀附“沪江”知名度，构成虚假宣传。
被告抗辩认为：1、被告对“沪江”标识的使用是基于其注册商标的合法正当使用，并无不当，原告如对被告使用注册商标行为的合法性有异议，应向行政机关申请解决。2、原告主张“沪江”是其未注册驰名商标缺乏事实和法律依据，原告所提供的证据中关于“沪江”的使用大部分并非其使用，且大部分关于“沪江”标识的使用亦晚于被告最早使用的时间。3、被告“沪江”等注册商标在在线教育服务领域具有极高的知名度，与历史上存在的“沪江大学”在性质、服务方式、目的和内容方面均不相同，不会导致相关公众产生混淆，不构成不正当竞争行为。
二、判决要点
一、二审法院经审理后认为，原告上海理工大学使用“沪江”标识并未达到驰名商标的知名程度、被告使用相关注册商标、企业字号等不构成侵权，但被告在广告宣传中有恶意攀附的故意、构成虚假宣传。
1、原告上海理工大学在内部使用“沪江”标识，主要目的是为了表明其与“沪江大学”之间的传承关系，该等使用不能证明其在教育领域商业性地使用了“沪江”标识。原告主办的使用“沪江”标识的公司在被告使用该标识前已总体上长期未经营，且原告未能证明该等公司在商业活动中使用该标识的情况。原告在媒体、出版、外语培训领域确曾使用“沪江”标识，但证据所能反映的图书印量、招生规模和范围以及相关市场宣传等有限，无法证明具有较高市场声誉。因此一、二审法院均综合评定认为原告所使用的“沪江”标识未达驰名商标的知名程度，无法支持其将“沪江”标识作为未注册驰名商标保护的请求。
2、基于原告在先使用的“沪江”既非注册商标也非未注册驰名商标，一审法院认为，被告将之作为企业字号并不会导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆，未违反诚实信用原则、不构成不正当竞争。二审中，原告进一步明确依据《反不正当竞争法》（以下简称反法）第五条第三项（修订后反法第六条第二项）主张被告侵犯了其企业名称权，然而二审法院认为，根据一、二审查明的事实，原告在内部使用“沪江”名称的行为不能认定该字样系原告自身的名称或字号，因此原告缺乏其主张的相关权利基础，故被告亦不构成不正当竞争。
3、虽然原告对“沪江”标识不享有未注册驰名商标、企业名称等权利，但原、被告双方均从事教育行业、涉及外语教学，其消费群体也有一定程度的交叉，二者存在竞争关系。被告在广告宣传中通过将“沪江网”与沪江大学进行对比宣传，足以使相关公众误以为两者存在关联关系，该行为构成虚假宣传，故判令被告停止该虚假宣传的不正当竞争行为。
三、法律分析
本案作为一方在先使用相关标识、另一方作为权利人获得法律确认的典型案件，就同类纠纷的预防、处理具有极高的借鉴价值。两审法院以认定原告标识不构成驰名商标作为起点，就事实认定及法律适用提供了一系列的裁决意见，凸显了商誉作为反法所保护的核心利益在市场竞争中的价值。此处就本案所涉及的部分法律问题简要分析如下：
1、本案中两审法院的裁判逻辑
本案中，一、二审法院的论证逻辑并不复杂。简述如下：
针对上海理工大学关于沪江公司侵害其商标权的主张，法院的论证逻辑为：（1）若原告所主张之被侵害商标为非驰名注册商标，则根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款，人民法院就该争议无管辖权；若原告所主张之被侵害商标为驰名商标，则根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条，人民法院就该争议有管辖权；本案中原告所主张被侵害商标为未注册驰名商标，故人民法院应予管辖，并就该商标是否构成驰名商标进行认定。（2）若原告商标为驰名商标，则被告使用的注册商标为“复制”该驰名商标，构成侵权；本案中原告未能举证证明该商标为驰名商标，故被告使用的注册商标并未侵害驰名商标相关权利；被告不构成对原告商标权的侵害。
针对上海理工大学关于沪江公司使用“沪江”字号构成不正当竞争的主张（修订后反法第六条第一项），法院的论证逻辑为：若“沪江”为原告注册商标或未注册驰名商标，则被告使用该字号会导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆，违反诚实信用原则、构成不正当竞争；但该标识并非原告注册商标或未注册驰名商标；故被告使用该字号不会导致相关公众产生混淆、不构成不正当竞争。
针对上海理工大学关于沪江公司使用“沪江”系列商标及字号侵害原告企业名称权的主张（修订后反法第六条第二项），法院的论证逻辑为：若原告以“沪江”字号长期开展经营、进行宣传，具有一定市场声誉，则被告使用“沪江”系列商标及字号可能具有攀附原告商誉的恶意，可以构成不正当竞争；但是原告对该字样的使用主要限于内部，且所主办含有该字号的企业已总体上长期未经营，故原告并非该字号的权利人；因此被告使用系列商标及字号的行为不具有攀附商誉的恶意，不构成不正当竞争。
针对上海理工大学关于沪江公司在广告宣传中对比宣传沪江大学构成虚假宣传的主张（修订后反法第八条），法院的论证逻辑为：若被告的宣传行为不会使相关公众误以为其与沪江大学存在关联关系，则不会构成虚假宣传；但被告与沪江大学并无关联，而其宣传行为足以使相关公众产生误解；因此被告的宣传行为构成虚假宣传的不正当竞争行为。
2、商标、字号的保护与反法的关系
在我国，对于注册商标的保护主要依靠《商标法》、《反不正当竞争法》及其相关规范和司法解释进行。值得一提的是，2017年反法修订的过程中，将原第五条（修订后第六条）第一项的规定予以删除：（一）假冒他人的注册商标。综合而言，反法在1993年出台之时，实际上是一部包括了反不正当竞争规则、反垄断规则、商标保护规则等在内的混合型法律规范。随着以《商标法》为核心的对商标权利的保护不断完善，假冒他人注册商标的行为已不再有通过反法进行规制的必要。
相比较商标保护的日益完善，保护企业名称、字号的法律规则相对欠缺。现阶段保护企业名称、字号主要依靠《企业名称管理规定》、《反不正当竞争法》及《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》，以行政管理和司法规制不正当竞争行为的方式保护企业名称、字号。
从实质上来说，商标保护和企业名称、字号的保护都属于反不正当竞争法框架下调整的范畴，这一点在其他反不正当竞争法体系更明确的法域下更为明显[2]。二者从形式上来说，都属于一定范围内的行为自由权，也都被认为属于企业的无形资产、具有财产属性。但从反法意义上来说，对此二者的侵害并非直接侵害财产权益，因为商标和企业名称、字号的表达均基于文字等可识别的符号，而这些符号不可能为任何人专有。商标和企业名称、字号的价值在于其标识商品（包括服务）来源的特定属性，而这一属性的实质则是二审判决中所提及的——商誉。
3、商誉在反法框架下的重要意义
商誉代表特定商业主体在市场中的良好声誉，而这一声誉是商标和企业名称、字号值得法律特别保护的基础所在。商誉意味着商品来源的可识别性，和对在后消费者的商业吸引力。因此反法框架下对此二者的保护，实际上在于保护特定商业主体的商誉、防止他人攀附商誉的行为。[3]
攀附商誉可能导致两种不利的市场后果：（1）造成商誉所有人的损失，如导致其交易机会的损失并因此利益受损；（2）客观上鼓励了搭便车的行为，增加了市场中总的交易成本。当然，从司法实践上来说，民法体系下主要审查和规制的是第（1）种情形的发生，因为就第（2）种情形来说原告可能并不具有相关的权利基础。如包括英、美以及我国在内的司法实践，都要求所请求保护的商誉与国内消费者之间存在联系[4]。
回顾本案中一、二审法院的判决逻辑，可以发现，虽然本案中存在一种商标侵权主张、三种不正当竞争主张，但司法中审理类似纠纷都以确认原告是否就其所主张的相关权利具有必要的商誉作为基础。
本案中，虽然原告上海理工大学确实在先使用了“沪江”标识，但其使用方式主要为内部使用，不具有重要的商业价值，也没有为塑造该标识的市场声誉做出过多努力。反观被告沪江公司，无论其创始人是否基于对沪江大学的情怀将该标识用于商业使用，根据其所提供的证据，可以看出沪江公司将“沪江”标识广泛用于商业运作、为塑造这一标识的商业价值支付了巨大的成本和付出了相当的努力。
因此，两审法院认定上海理工大学使用的“沪江”标识不构成未注册的驰名商标，不仅是从规范性论证的层面，在法律技术上建立了相关论证的小前提，更是从经验性论证的层面，认定上海理工大学并未创造“沪江”标识的相关商誉。既然并无商誉，自然不存在反法所规制的攀附商誉的不正当竞争行为。
而沪江公司之所以被认定存在虚假宣传，原因也在于，其与沪江大学并无实际关联，也未为塑造沪江大学的市场声誉做出任何努力，因此其在广告宣传中所使用的与沪江大学相关的比较描述足以引起相关公众的误解，属于攀附商誉的不正当竞争行为。
四、本案所带来的启示
本案作为围绕“沪江”标识展开的诉讼案件，表面上是双方当事人围绕法律与权利之争，实质上反映的是企业经营过程中是否重视自身商誉塑造的问题。其实类似的案件还有很多，限于篇幅本文不再列举。无论是商标专用权还是企业名称、字号权，其核心都在于基于所承载商誉的市场吸引力。因此无论是对于法律职业人员，还是企业的管理经营者，都应当认识到企业经营发展过程中，围绕特定标识的商誉塑造问题。
虽然本案中的相关纠纷暂时尘埃落定，但让我们不妨设想一下，如果在上海理工大学还在与原上海互加文化传播有限公司关系尚且良好、共同运营“沪江”品牌的初期，就认识到“沪江”作为商业标识的价值并通过自身努力积极塑造“沪江”的相关商誉，时至今日，就此一纠纷的处理结果恐怕也未可知。
[1]（2016）沪73民初368号、（2017）沪民终350号民事判决。
[2]如根据美国法学会RESTATEMENT(THIRD) OF UNFAIR COMPETITION，涉及商标与企业名称的不正当竞争行为均位于CHAPTER3. THE LAW OF TRADEMARKS之下。虽然该文件非正式法律，但具有极高的权威性，常被美国法院在做出判决时直接援引。
[3]参见董美根：《英国商誉保护对我国商标专用权保护之借鉴》，《知识产权》2017年第5期。