文 | 阮超律师 高级合伙人 知识产权专委会委员

《商标法》于2019年修订时的一大亮点，在于在第四条中增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定。2021年国家知识产权局发布《商标审查审理指南》（以下简称为“《指南》”）弥补了前述空白，其中对于“不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理”的相关内容对于相关从业者、商标申请人等各方主体均具有重要意义。

1.《商标法》第四条的立法意图

《指南》“释义”部分明确，《商标法》第四条中“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，旨在坚决遏制“不以使用为目的”的恶意商标注册申请行为，坚决打击囤积商标的注册申请行为，并进一步指出“不以使用为目的的恶意商标注册申请”是指申请人并非基于生产经营活动的需要，而提交大量商标注册申请，缺乏真实使用意图，不正当占用商标资源，扰乱商标注册秩序的行为。同时明确，仅损害特定主体的民事权益，不涉及损害公共利益的，不属于该条规定情形。

实践中，我们已经看到商标局在处理海量的奥运冠军姓名商标、“火神山”与“雷神山”商标等情形下援引了《商标法》第四条对此类恶意商标注册申请主动予以驳回。

2. 适用要件

《指南》中明确：“不以使用为目的”的申请商标注册的行为是指申请人在申请注册商标的时候，既无实际使用商标的目的，也无准备使用商标的行为，或者依据合理推断，无实际使用商标可能性。《指南》同时列举了两项除外情形，即（1）申请人基于防御目的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标以及（2）申请人为具有现实预期的未来业务，预先适量申请商标。

就第二种除外情形而言，我国商标申请注册体系一直采“申请在先”原则，而非如美国等国家所采的“使用在先”原则，因此既往在申请注册商标时，申请人并不需要提供使用商标或意图使用商标的相关材料。而基于《指南》中对于“不以使用为目的”的解释，我们建议未来申请人在申请注册商标时就使用商标与意图使用商标的材料予以准备，并做好商标使用后的证据固定，否则，将面临撤三的风险。

《指南》所列举的第一种除外情形，实指向的是防御商标（根据《指南》表述，笔者认为，“防御商标”包括不同类别的相同商标、相同类别的近似商标以及不同类别的近似商标）本身并不具有实际真实使用的目的，因此《指南》要求防御商标符合标识相同或者近似的条件下可以豁免适用。如前所述，在东京奥运会前后有大量奥运冠军的姓名被抢注为商标，但若经运动员本人授权或如演艺行业由本人授权经纪公司申请，旨在防止被抢注，则可以适用前述豁免。（这一列举不具有典型性，其侧重保护在先权利）但同时，即便注册目的是为了防御、防止他人搭车，但如果不使用的，仍面临撤三的风险。为此，如防御商标获得注册后，商标权人仍需要进行最低要求的实际使用。

3. 考虑因素

《指南》中规定，注册审查程序中以发现的线索为主，异议、评审程序中以在案证据为主，并综合考虑如下因素：（1）申请人基本情况（2）申请人提交商标注册申请整体情况（3）商标具体构成情况（4）申请人申请商标注册过程中及取得商标注册后的行为（5）异议、评审程序中相关证据的情况（6）其他考虑因素。

其中值得讨论的是上述第（4）项，《指南》中就该项因素的说明主要涉及将商标向第三方售卖或转让、且未能有效举证其售卖或转让前具有使用意图或就其不使用行为作出合理解释的，具有出于牟取不正当利益的目的、积极向他人兜售或公开售卖商标、胁迫他人与其进行商业合作的，或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金、诉讼和解费等行为。上述行为本身的举证要求较高，往往需要采取公证等方式进行证据保全。另，上述诸多类似“胁迫、索要”的行为与正当的维权行为的边界并不清晰，实践中存在争议，并已有维权行为最后演变成维权主体涉嫌敲诈勒索的案例。上述情形中另一值得探讨的情形，是申请时并无牟取不正当利益的目的或向他人兜售或公开售卖商标、胁迫他人进行商业合作等主观意图与客观行为，但当核准注册之后出现前述主观意图与客观行为的，是否可以适用《商标法》第四条对其予以无效宣告？笔者认为，从《指南》的规定来看，《商标法》第四条并不限于注册申请阶段，亦可适用于无效宣告评审阶段，且《商标法》第七条确立了申请注册和使用商标应当遵循诚实信用原则，在对方完成相应举证的情况下，若申请人无法充分举证在申请之时具备真实使用意图，此类商标将有极大风险被宣告无效。

4. 适用情形与典型案例

作为指引性规定，《指南》也列举了10种适用情形（其中第10种为兜底）与多个典型案例。值得注意的是第（8）种适用情形，即“大量提交商标注册申请，并大量转让商标，且受让人较为分散，扰乱商标注册秩序的”。该情形主要针对的是实践中类似“商标超市”等以注册商标后通过转让商标赚取差价为业的申请人，实践中亦有从事logo、VI设计的公司或商标代理机构的关联公司从事此类业务。基于《指南》的明确规定，此类业务不再是长远之计，积累到一定数量之后即可以符合上述情形而适用《商标法》第四条不予注册，甚至在注册后，商标局可直接予以撤销。

《指南》在适用情形部分最后特别指出，“商标转让不影响对商标申请人违反《商标法》第四条情形的认定”。即即使商标转让的受让人支付公允甚至是高额对价、依法勤勉经营使用商标，仍有可能因为转让人被认定为符合《商标法》第四条的规定而痛失商标。根据我们的经验，该规定实际上并不能算是全新的规定，此前在关于受让自商标抢注客的商标授权确权审查与审判中就已有类似实践。因此我们建议，在商标转让协议中，受让人应当要求转让人作出相应的承诺与保证，并就转让后商标被适用《商标法》第四条而宣告无效的情形约定足以弥补己方损失的违约责任。

5. 《商标法》第四条与特定主体的民事权益

据我们的从业经验，商标全类注册是有一定资金及商标保护愿望的申请人常见的防御手段，毕竟一旦有所遗漏，就不乏“有心人”在未注册的类别甚至是未指定保护的商品/服务子类上申请，一旦初审通过，阻碍在该类商品/服务上进一步拓展业务的可能性之余，更可能形成反向混淆或淡化，此时再去异议、无效甚至行政诉讼所需要的时间和费用均远超商标申请。《指南》目前确立的规则虽然对全类注册的申请人和“有心人”均有所限制，但全类注册本身基本上就不符合“现实预期”和“适量申请”的标准，而“有心人”在初期或通过换“马甲”的方式则有可能规避《商标法》第四条的限制。

进一步说，《指南》中明确，仅损害特定主体的民事权益，不涉及损害公共利益的，不属于该条规定情形，如此其实并未从规则上根本改变名人姓名（包括艺名、笔名、昵称、译名等）等遭抢注的情况下权利人只能在抢注人的身后不断通过行政程序、诉讼程序进行“追剿”的情形，而这些程序所需的时间多数情况下已经足以让抢注人获得丰厚收益、侵犯权利人合法权益的侵权产品大规模扩散。《商标法》第四条可以由商标局审查商标注册申请时主动援引，而前述损害特定主体民事权益的情形所能适用的《商标法》第九条等则往往需要权利人或利害关系人主动提出（多在异议、无效程序中）。因此，除了“商标注册秩序”之外，“特定主体的民事权益”与“公共利益”之间是否还有其他交融之处也是值得进一步探讨的话题。

6. 结语

2019年《商标法》修订之后，作为商标授权确权行政诉讼案件的主要审理法院之一的北京市高级人民法院同步出台《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》，其中对于《商标法》第四条的适用亦作出了相应的规定。此次《指南》的出台，进一步明确了行政程序中相关法律的适用规则。一直以来，商标局、商标评审委员会与法院对于商标法律法规的理解与适用都经历了逐渐磨合渐渐统一的过程，所有从业人员也都将继续追求行政效率与实体公平这两项价值的平衡。